Em recente julgado, a 21ª Câmara Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) analisou duas questões relevantes envolvendo o uso concomitante de marca por empresas distintas: a prescrição do direito de ação para impedir o uso da marca por terceiros e a possibilidade de manutenção do uso da marca por terceiro que a utiliza de boa-fé e sem registro prévio.

No recurso, a empresa alegou que explorava a marca, de boa-fé, há mais de quarenta anos e sustentou que, por essa razão, deveria lhe ser assegurado o direito de continuar a utilizá-la, mesmo sem registro, de forma concomitante à empresa titular. Argumentou, ainda, que estaria prescrito o direito da outra parte de ajuizar ação para obrigá-la a se abster do uso de tal marca.

O TJMG, no entanto, rejeitou a alegação de prescrição, afirmando que, por se tratar de violação continuada, o termo inicial para a contagem da prescrição se renova a cada uso indevido da marca, não sendo possível reconhecer a extinção do direito de ação com base no decurso do tempo.

A decisão esclareceu, ainda, que a boa-fé alegada pela recorrente não legitima a continuidade do uso da marca em violação aos direitos do seu titular. Assim, foi mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, presumidos no caso de violação ao direito de marca, dispensando-se a comprovação de prejuízo concreto à imagem da empresa titular.

A posição do TJMG reforça a proteção da Lei nº 9.279/96 aos titulares da marca registrada, esclarecendo que o uso prolongado ou de boa-fé não são suficientes para legitimá-lo e, tampouco, para afastar o direito constituído pelo registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), ou o dever de indenizar.